La Us Trademark Trial and Appeal Board se puso del lado de Spotify en una disputa de marcas registradas contra una compañía de software llamada ‘Potify’.
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La plataforma Potify permite a los dispensarios legales de cannabis comercializar y vender sus productos en línea. US Software Inc. lanzó el servicio Potify en 2017, pero dice que el trabajo en la empresa comenzó en 2014. El CEO Gusein Suleimanov dice que “al idear el nombre Potify, no pensó en Spotify ni en nada asociado con Spotify, el nombre de Spotify no me vino a la mente al desarrollar el nombre”.
Spotify argumentó que la marca Potify está diluyendo su propia marca por asociación y difuminándola y empañandola. El intento de US Software de registrar su marca ‘Potify’ es lo que desencadenó la disputa en primer lugar. Sin embargo, los jueces no compraron el razonamiento del CEO de Potify.
“La única diferencia entre la marca Potify del solicitante y la marca Spotify del opositor es que la del opositor comienza con una ‘S’ inmediatamente antes de las letras compartidas P-O-T-I-F-Y. En otras palabras, como señala el oponente, el solicitante simplemente eliminó la ‘S’ inicial de la marca del oponente’”.
“No hay duda de la fama de Spotify así como de las marcas de los productos y servicios de Spotify que son ampliamente utilizados y reconocidos por un gran porcentaje de la población de los Estados Unidos, y que la marca de Spotify del opositor es muy distintiva. Este era el caso antes de la fecha reclamada por el solicitante del primer uso de su marca”, dice el juez.
“Además, no hay evidencia de que ninguna marca de los Estados Unidos se acerque tanto a Spotify como la marca Potify del solicitante. El opositor está comprensiblemente preocupado y, aunque solo necesitamos encontrar una dilución probable, nos parece inevitable que Potify disminuya el carácter distintivo [de Spotify]”.
Las marcas registradas de la aplicación para el servicio ‘Potify’ fueron rechazadas, con base en la oposición de Spotify.
Suleimanov argumentó que si algo lo influyó, fue Shopify sobre Spotify. Luego, su representante legal preguntó sobre otras marcas comerciales que usan el sufijo -otify.
“Si Potify no se puede registrar, entonces otras marcas que terminan en ‘otify’, como Clotify, Votify, Notify y Plotify, tampoco deberían registrarse”, dice el abogado Kevin Davis a Law360. Cada una de esas marcas está registrada. “La decisión de la junta se basó claramente en la ‘fama’ de la marca Spotify, lo que resultó en una protección demasiado amplia de su marca”.
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